Не секрет, что при продаже контрафактного товара используются чужие товарные знаки и логотип. При этом продавец не всегда знает, что продает контрафактный товар, но незнание этого не освобождает продавца от ответственности.
А ответственность очень серьезная — от десяти тысяч до пяти миллионов рублей (ст. 1301 ГК РФ). Либо ликвидация юрлица или прекращение деятельности для ИП (ст. 1253 ГК РФ).
При этом правообладатель, который обратился за защитой, может не доказывать размер причиненных ему убытков. Размер компенсации определяется судом по ГК РФ: все зависит от характера нарушения и других обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости, конечно.
Иными словами, доказывать, что правообладатель завысил размер причиненных ему убытков, должен продавец, что весьма проблематично.
Но есть нюансы. Обратим внимание на позицию Конституционного Суда РФ, изложенную в постановлении от 13.12.2016 N 28-П «По делу о проверке конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ в связи с запросами Арбитражного суда Алтайского края».
Там сказано, что положения пп. 1 ст. 1301, пп. 1 ст. 1311 и пп. 1 п. 4 ст. 1515 ГК РФ признаны не соответствующими Конституции РФ. Но в той мере, в какой, в связи с пунктом 3 ст. 1252 ГК РФ и другими его положениями, они не позволяют суду определить с учетом фактических обстоятельств конкретного дела общий размер компенсации ниже минимального предела. Речь о компенсации, которая платится правообладателю, если ИП нарушил одним действием прав на несколько объектов интеллектуальной собственности.
Говоря проще, у продавца имеется возможность уменьшить размер компенсации за причиненные правообладателю убытки до десяти тысяч или даже ниже, но при определенных условиях. Об этих условиях напомнил Верховный суд.
Документ: Определение ВС РФ от 14.09.2021 N 303-ЭС21-9375
Суть дела
Акционерное общество «Сеть телевизионных станций» обратилось в Арбитражный суд с иском к ИП Галыниной С.В. о взыскании 120 000 рублей компенсации за нарушение исключительных прав на товарные знаки по свидетельствам РФ N 707374, 707375, 709911, 720365, 713288 и произведение изобразительного искусства — изображение логотипа «Три кота».
Решением Арбитражного суда (его оставили без изменения постановление апелляционного суда и постановление Суда по интеллектуальным правам) с предпринимателя в пользу общества взыскали 40 000 рублей компенсации. А в удовлетворении остальной части иска истцу отказали.
Истец не согласился с определенным судами размером компенсации. Ссылаясь на нарушение своих прав и законных интересов «в результате неправильного применения и толкования судами норм материального и процессуального права», общество обратилось с кассационной жалобой в Верховный Суд РФ.
Что сказал ВС
ВС изучил материалы дела, доводы кассационной жалобы, заслушал объяснения представителей участников дела, проверил законность обжалуемых судебных актов.
В итоге Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ пришла к выводу: кассационную жалобу общества надо удовлетворить, а дело — направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
Почему ВС так решил
Обращаясь в суд с иском, общество указало на незаконное использование предпринимателем объектов интеллектуальной собственности при реализации последним контрафактного товара (игрушечного телефона).
Размер компенсации рассчитан истцом на основании пункта 1 статьи 1301 и подпункта 1 пункта 4 статьи 1515 ГК РФ —по 20 000 рублей за каждый из пяти товарных знаков и одно произведение.
Суды же:
- приняли во внимание положения абзаца 3 пункта 3 статьи 1252 ГК РФ;
- учли характер правонарушения;
- исходили из принципов разумности, обоснованности и соразмерности компенсации последствиям допущенного нарушения;
- пришли к выводы о наличии правовых оснований для снижения размера предъявленной к взысканию компенсации.
И таким образом удовлетворили иск частично, взыскав с ответчика в пользу истца 40 000 рублей компенсации:
- по 7 000 рублей за товарные знаки;
- и 5 000 рублей за произведение изобразительного искусства.
Суд по интеллектуальным правам не увидел нарушения норм материального права при определении размера компенсации либо неправильного применения критериев, посредством которых устанавливается соразмерность компенсации допущенному правонарушению. Поэтому поддержал выводы судов первой и апелляционной инстанций.
Что не учли суды
Суд не вправе снижать размер компенсации ниже минимального предела, установленного законом, по своей инициативе. Сторона, заявившая о необходимости такого снижения, обязана в соответствии со статьей 65 АПК РФ доказать необходимость применения судом такой меры.
Если размер компенсации определяется ниже минимального предела, установленного законом, то такое решение должно быть мотивировано судом и подтверждено соответствующими доказательствами.
Как мы помним, обращаясь в суд, общество заявило требование о компенсации за нарушение предпринимателем исключительных прав истца в размере 20 000 руб. за каждый товарный знак и объект авторского права. Как следует из материалов дела, ответчик же возражений против иска в суд не подавал, отзыв на исковое заявление и апелляционную жалобу не направлял и не возражал против удовлетворения исковых требований в заявленном размере.
В соответствии с ч. 1 и 3 ст. 8 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе равноправия сторон. Арбитражный суд не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон.
В ст. 9 АПК РФ также сказано, что судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий.
При рассмотрении дела судами нарушены положения абзаца 3 п. 3 ст. 1252 ГК РФ и сделаны неверные выводы о наличии оснований для снижения размера компенсации, поскольку отсутствовало мотивированное ходатайство ответчика о применении такого порядка снижении, сделанное в суде первой инстанции.
Кроме того, суды необоснованно не приняли во внимание обстоятельства повторности и грубости нарушения исключительных прав. Он не учли, что предприниматель уже привлекался к ответственности за аналогичные нарушения исключительных прав правообладателей, о чем было указано обществом в исковом заявлении.
Вывод
Если вас впервые привлекли к ответственности за нарушение исключительных прав на товарные знаки, нельзя устраняться от участия в судебном процессе.
Даже если вы не можете доказать, что правообладатель завысил размер причиненных ему убытков, необходимо ходатайствовать о снижении размера компенсации и даже в размере ниже минимального предела.
Наказали за продажу подделок
В 2018 году сотрудники отдела МВД при осмотре пятигорского магазина «Океан подарков» выявили, что предпринимательница Ольга Прудникова продавала солнцезащитные очки с эмблемами брендов Dior и Chanel. Всего у нее нашли шесть товаров якобы известных французских компаний. В итоге по иску властей АС Ставропольского края привлек ее к административной ответственности по ст. 14.10 КоАП («Незаконное использование средств индивидуализации товаров»). Прудниковой вынесли предупреждение, а заодно обязали ее передать аксессуары в местный отдел МВД, чтобы там их уничтожили. Она попыталась обжаловать это решение в апелляции, но безуспешно (дело № А63-3402/2019).
В 2021-м Christian Dior Couture S.A. и Chanel SARL захотели взыскать с Прудниковой убытки, которые они понесли, когда предприниматель торговала подделками, то есть упущенную выгоду. Они отметили, что ответчик использовала товарные знаки модных домов без их согласия. Организации требовали взыскать с женщины 125 500 руб.: 75 500 руб. в пользу Dior и 50 000 руб. — Chanel. При расчетах компании учитывали стоимость оригинальных очков на момент изъятия контрафакта. Подобный оригинальный товар Chanel стоил 25 000 руб. за штуку, а у Прудниковой обнаружили две подделки. Цена аксессуара в Dior — 18 875 руб., среди контрафакта было четыре единицы. Истцы отметили: поскольку часть потребителей покупала товары у ИП, упал спрос на оригинальный товар, а репутации брендов нанесли ущерб.
Прудникова возражала, что компании не направляли ей претензии. Еще она просила снизить выплату до 10 000 руб. из-за низкой стоимости контрафакта и однократности нарушения (цена поддельных очков в актах не указана — Прим. ред.).
Ущерб за контрафакт
Три инстанции удовлетворили иск компаний (дело № А63-6499/2021). Суды указали, что истцы посчитали убытки по принципу, когда одна единица контрафактной продукции вытесняет с рынка единицу оригинальной. И пришли к выводу: раз правообладатели несут убытки из-за снижения спроса, нужно взыскать с предпринимателя запрашиваемую сумму.
Прудникова обжаловала акты нижестоящих инстанций в Верховном суде. По ее мнению, взысканная сумма неразумна и несправедлива. Суды не учли, что контрафакт уничтожили. Еще она отметила: в деле не доказали причинно-следственную связь между введением реплик в оборот и тем, что правообладатели не получили доход от продажи оригинальных очков.
На заседание в ВС со стороны предпринимателя никто не пришел, поэтому слово сразу дали истцам. Роман Игнатьев, который представлял интересы сразу обоих брендов, пояснил: уничтожение контрафакта не говорит о том, что нет убытков. Он объяснил, что правообладатель продает свою продукцию предпринимателю, а конечного покупателя при таком раскладе в расчет не берут. Прудникова не заплатила за пользование чужими товарными знаками, и в этом заключается упущенная выгода. Еще Игнатьев обратил внимание на предпринимательский статус ответчика: «Предприниматель обязан знать, какие товары он продает, с какими товарными знаками и сколько стоит право их использования». По мнению истцов, уничтожение контрафакта — это закономерный результат изъятия реплик.
Очевидна ли покупка контрафакта?
Председательствующий в процессе судья Владимир Попов спросил, реализуют ли компании свою продукцию в Пятигорске. Юрист истцов ответил, что компании торгуют через интернет по всей России. Более того, предприниматели могут направить Dior коммерческие предложения, а бренд — выдать разрешение на ввод в оборот оригинальной продукции. Тогда Попов уточнил, безвозмездно ли получают такое разрешение. Игнатьев пояснил: за символическую плату.
— А такую продукцию, которую выявили в магазине, Chanel и Dior производят? — спросил Попов.
— Точь-в-точь в любом случае нет, потому что это контрафакт и он производится, извините, в подвале за углом. Оригинальная продукция в каких-то мелочах, скорее всего, отличается, — объяснил юрист.
Тогда судья Попов поинтересовался: мог ли потребитель догадаться, что покупает оригинальный продукт, или было очевидно, что это контрафакт? Игнатьев ответил: покупатель ориентируется на товарный знак, и раз он есть на изделии, то ожидается определенный уровень качества.
— То есть вы полагаете, что потребитель, придя в этот киоск, собирается купить оригинальную продукцию Chanel и Dior? — уточнил судья.
— Не исключено, — заметил Игнатьев.
Попов обратил внимание, что вместо убытков по закону можно требовать выплату компенсации. Для этого достаточно доказать, что нарушение было. Однако представитель возразил, что в таком случае компенсацию могут снизить до 10 000 руб. (минимальный размер возможной компенсации за нарушение исключительного права по ст. 1515 ГК). Тогда судья заметил: компенсацию убытков могут и вовсе снизить до нуля, если не доказан их размер. Игнатьев сказал, что они опасаются снижения компенсации и предвзятого отношения со стороны судов из-за политической обстановки.
«Убытки мы можем доказать и пытаемся донести свою позицию, что контрафакт — это плохо, с ним бороться надо, — отметил представитель истцов. — У кого-то изымают партии товаров, а люди приходят в любой торговый центр и покупают сумки с логотипом Chanel. В итоге складываются претензии к бренду, потому что многие считают, что это оригинал».
В чем состоит упущенная выгода?
Затем судья Галина Попова уточнила позицию истцов: получается, они уверены, что покупатель пошел бы к ним за очками, если бы не купил их у Рудниковой, и это основание говорить об упущенной выгоде?
«Упущенная выгода заключается не в том, что на конечном рынке вытеснен товар, а в том, что именно Прудникова не купила этот товар у правообладателя», — ответил представитель истцов.
«Но ведь ваша компания работает на потребителя. Ведь ваша упущенная выгода состоит в том, что вы не продали свой товар потребителю. А могли ли вы его продать? Вы вообще продавали его в этом регионе? У вас дорогостоящий товар, он не для каждого потребителя. Почему вы решили, что ваш товар за такую сумму потребитель бы купил? Вам нужно разобраться и доказать, в чем состоит ваша упущенная выгода. Обязанность доказывания лежит на вас», — сказала Попова.
Судья ВС Рамзия Хатыпова спросила, почему истцы считают убытки на основании стоимости оригинальной продукции. «Потому что стоимость товарного знака и есть стоимость оригинала», — пояснил Игнатьев. Хатыпова уточнила, чем это подтверждается и не включают ли в стоимость товара еще какие-то затраты, например цену производства. «Но другим путем товарный знак использовать невозможно», — возразил юрист.
«Если вы пришли именно за упущенной выгодой, то должны доказать, что 10, 20, 25, 100 очков вы в этом регионе абсолютно точно бы продали за свою сумму. Но вот этого как раз и нет», — акцентировала внимание судья Попова. Игнатьев отметил: истцы не могут это доказать, и тогда вопрос в том, подменяла ли Прудникова собой официального дистрибьютора, когда незаконно продавала брендированные очки. Попова возразила, что если бы Прудникова приобрела у истцов очки за предлагаемую сумму, то это не означает, что она бы продала их за те же деньги покупателям. «Она предприниматель и несет риски. То, что она бы не продала, — это ее риски и убытки. В нормальных условиях она должна была сначала заплатить правообладателю», — объяснил представитель истцов.
В итоге экономколлегия отменила акты нижестоящих судов и направила дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. То есть ВС не согласился с размером взысканной суммы убытков в пользу французских компаний.
- Интеллектуальная собственность
Хотя я давал определение контрафакта в статье на тему «Способы выявления контрафактной продукции и борьбы с ней», начать данную статью я хотел бы с определения контрафакта, которое в предыдущей статье не фигурировало.
Так, в соответствии с пунктом 3.16 «ГОСТ Р 58223-2018. Национальный стандарт Российской Федерации. Интеллектуальная собственность. Антимонопольное регулирование и защита от недобросовестной конкуренции» контрафакт – Товары, содержащие любые охраняемые результаты интеллектуальной деятельности или приравненные к ним средства индивидуализации, действия с которыми (в том числе изготовление, распространение или иное использование, а также импорт, перевозка или хранение) приводят к нарушению исключительных прав их правообладателей (например, оригинальная продукция, ввезенная в ЕАЭС без согласия правообладателей, и поддельная продукция с незаконным использованием охраняемых средств индивидуализации этих товаров, в том числе обозначений, сходных до степени смешения).
Согласно пункту 1 статьи 1248 ГК РФ споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом.
Таким образом, для привлечения нарушителя к гражданско-правовой ответственности необходимо обратиться в суд с исковым заявлением.
При этом по данной категории споров, подавляющее число дел рассматривается арбитражными судами, поскольку сторонами по таким спорам выступают юридические лица и/или индивидуальные предприниматели.
Стоит отметить, что в соответствии с пунктом 53 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10) Применение к лицу, нарушившему интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, мер административной или уголовной ответственности не исключает возможности применения к этому же лицу мер защиты интеллектуальных прав в гражданско-правовом порядке. При этом следует иметь в виду, что сам по себе отказ в привлечении лица к административной или уголовной ответственности не означает невозможности применения гражданско-правовых мер защиты.
Это означает, что даже если нарушитель уже был привлечен, к примеру, к административной ответственности на основании материалов, собранных таможенным органом или полицией, то обстоятельства, установленные в решении суда, которым нарушитель привлечен к административной ответственности, можно использовать в качестве преюдиции при обращении в суд с иском о привлечении к гражданско-правовой ответственности.
В случае нарушения исключительного права правообладатель вправе осуществлять защиту нарушенного права любым из способов, перечисленных в статье 12 и пункте 1 статьи 1252 ГК РФ.
В пункте 1 статьи 1252 ГК РФ указано, что защита исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации осуществляется, в частности, путем предъявления в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом, требования:
1) о признании права — к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя;
2) о пресечении действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, — к лицу, совершающему такие действия или осуществляющему необходимые приготовления к ним, а также к иным лицам, которые могут пресечь такие действия;
3) о возмещении убытков — к лицу, неправомерно использовавшему результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации без заключения соглашения с правообладателем (бездоговорное использование) либо иным образом нарушившему его исключительное право и причинившему ему ущерб, в том числе нарушившему его право на вознаграждение, предусмотренное статьей 1245, пунктом 3 статьи 1263 и статьей 1326настоящего Кодекса;
4) об изъятии материального носителя в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи — к его изготовителю, импортеру, хранителю, перевозчику, продавцу, иному распространителю, недобросовестному приобретателю;
5) о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя — к нарушителю исключительного права.
Требование о признании права –к лицу, которое отрицает или иным образом не признает право, нарушая тем самым интересы правообладателя (подпункт 1 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ) заявляется крайне редко, поскольку, по моему мнению, не несет под собой практического смысла, удовлетворение такого требования фактически не влечет для нарушителя негативных последствий и влияет на ограничение поступления контрафактной продукции на рынок. Кроме того, достаточно сложно доказать обстоятельства в обоснование данного требования, поскольку из толкования данной нормы права следует, что лицу, обратившемуся в суд с требованием о признании права на тот или иной объект интеллектуальной деятельности, надлежит доказать наличие у него исключительного права на спорный объект и факт отрицания данного права другим лицом, влекущего в последующем нарушение данного права правообладателя. Достаточно редко встречаются случаи, когда нарушители открыто отрицают наличие права, наоборот они пытаются всячески воспользоваться репутацией известного правообладателя и выдать свою продукцию, как за продукцию, исходящую от правообладателя.
Требование о публикации решения суда о допущенном нарушении с указанием действительного правообладателя – к нарушителю исключительного права (подпункт 5 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ) заявляется также достаточно редко, поскольку, по моему мнению, не является реальным инструментом борьбы с контрафактом.
Как показывает судебная практика, к лицам, осуществляющим ввод в гражданский оборот контрафактные товары, как правило, предъявляются следующие требования:
- о запрете ответчику использовать спорные объекты интеллектуальной собственности или средства индивидуализации (подпункт 2 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ);
- о взыскании компенсации (пункт 3 статьи 1252 ГК РФ);
- об обязании ответчика уничтожить контрафактные товары и/или орудия, оборудование или иные средства, главным образом используемые или предназначенные для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации (подпункт 4 пункта 1 статьи 1252 ГК РФ).
Требование о запрете использовать спорные объекты интеллектуальной собственности является достаточно неоднозначным, поскольку несколько лет назад оно фигурировало в 90% исковых заявлений, связанных с незаконным использованием интеллектуальной собственности, и в большинстве случаев удовлетворялось судами.
Примерно около 6 лет назад начала проявляться тенденция, согласно которой суды стали отказывать в удовлетворении такого требования.
В качестве примера можно привести дело № А41-42379/2012 по иску компании Ниссан Дзидося Кабусики Кайся к обществу с ограниченной ответственностью «АВТОлогистика» о защите исключительных прав на товарные знаки. В числе прочего истцом было заявлено требование о запрете ответчику осуществлять без согласия компании Ниссан Дзидося Кабусики Кайся использование товарных знаков со словесным элементом «NISSAN» (по свидетельствам Российской Федерации № 86143, № 319248), включая ввоз на территорию Российской Федерации товаров, маркированных указанными товарными знаками
Решением Арбитражного суда Московской области от 13.03.2013 исковые требования удовлетворены частично, в удовлетворении требований о запрете использования товарных знаков суд первой инстанции отказал. Суд апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменил в части отказа в удовлетворении исковых требований о запрете обществу «АВТОлогистика» осуществлять без согласия компании Ниссан Дзидося Кабусики Кайся использования товарных знаков «NISSAN» (по свидетельствам Российской Федерации № 86143, № 319248). Суд кассационной инстанции постановление суда апелляционной инстанции оставил без изменения.
Вместе с тем в настоящее время суды однозначно изменили свою позицию в отношении требования о запрете и отказывают в удовлетворении данного требования, указывая, что абстрактные требования об общем запрете конкретному лицу на будущее в любое время использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации в силу закона не подлежат удовлетворению. (например, постановление Суда по интеллектуальным правам от 15.09.2016 по делу № А40-195776/2015).
Кроме того, аналогичный правовой подход был поддержан Высшей судебной инстанцией в абзаце 3 пункта 57 Постановления № 10, в котором указан, что не подлежит удовлетворению требование о запрете предложения к продаже или о запрете продажи контрафактного товара, если такой принадлежавший ответчику товар им уже продан. Требования об общем запрете конкретному лицу на будущее использовать результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации (например, о запрете размещения информации в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе сети «Интернет») также не подлежат удовлетворению. Такой запрет установлен непосредственно законом (абзац третий пункта 1 статьи 1229 ГК РФ).
Таким образом можно сделать вывод, что в настоящее время заявлять требование о запрете ответчику использовать объекты интеллектуальной собственности нецелесообразно, поскольку в 99% случаев в удовлетворении требования будет отказано.
Далее переходим к требованию об изъятии из оборота и уничтожении без какой бы то ни было компенсации материальных носителей, в которых выражены результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации, а также орудий, оборудования или иных средств главным образом используемых или предназначенных для совершения нарушения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и на средства индивидуализации.
Полагаю, что данное требование является одним из самых эффективных способов борьбы с контрафактом, но и в то же время для его удовлетворения необходимо собрать большое количество доказательств, что порой не под силу без привлечения правоохранительных органов.
Представителю правообладателя, не обладающему государственно-властными полномочиями по охране правопорядка, затруднительно проникнуть на склад, на котором храниться контрафакт, чтобы установить сведения, которые идентифицируют товар, его количество, место нахождения. Указанное приводит к тому, что судебный акт, содержащий требование об изъятии и уничтожении контрафактного товара без указания идентифицирующих признаков не исполним, а дальнейшее исполнение требования, носящего общую ссылку на контрафактность товара, может привести к нарушению прав иных лиц, не являющихся участниками настоящих правоотношений.
Вместе с тем, если правообладателю удалось собрать все необходимые сведения и доподлинно известны приведенные выше обстоятельства, он вправе заявить о принятии судом в отношении спорного товара обеспечительных мер в виде наложения ареста на товар, обладающий признаками контрафактности.
Судебный орган имеет право принимать временные меры inaudita altera parte, когда это уместно, в частности, в случаях, если существует вероятность того, что любая задержка причинит непоправимый вред правообладателю или же существует доказуемый риск того, что улики будут уничтожены, в связи с чем обеспечительные меры могут быть применены судом в обеспечение исполнения решения суда по требованию об изъятии и уничтожении товара, маркированного спорными средствами индивидуализации, что позволит в случае удовлетворения требований об изъятии и уничтожении контрафактного товара привести решение в исполнение.
Вместе с тем следует учитывать, что товары, на которых товарный знак размещен самим правообладателем или с его согласия, ввезенные на территорию Российской Федерации без согласия правообладателя (параллельный импорт), могут быть изъяты из оборота и уничтожены в порядке применения последствий нарушения исключительного права на товарный знак лишь в случае их ненадлежащего качества и (или) для обеспечения безопасности, защиты жизни и здоровья людей, охраны природы и культурных ценностей. По своей сути данная норма является новеллой и вытекает из правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации, изложенной в Постановлении от 13.02.2018 № 8-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487 и пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой общества с ограниченной ответственностью «ПАГ».
В последней части своей статьи я вкратце расскажу, пожалуй, о самом распространенном требовании, предъявляемом правообладателями – взыскании компенсации.
В силу пункта 3 статьи 1252 ГК РФ правообладатель в случаях, предусмотренных ГК РФ, при нарушении исключительного права имеет право выбора способа защиты: вместо возмещения убытков он может требовать от нарушителя выплаты компенсации за нарушение указанного права. Одновременное взыскание убытков и компенсации не допускается.
Компенсация подлежит взысканию при доказанности факта нарушения, при этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер.
При заявлении требований о взыскании компенсации правообладатель вправе выбрать один из способов расчета суммы компенсации, указанных в подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1301, подпунктах 1, 2 и 3 статьи 1311, подпунктах 1 и 2 статьи 1406.1, подпунктах 1 и 2 пункта 4 статьи 1515, подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 1537 ГК РФ, а также до вынесения судом решения изменить выбранный им способ расчета суммы компенсации, поскольку предмет и основания заявленного иска не изменяются.
Приведенными нормами предусмотрено несколько способов расчета суммы компенсации, которые условно можно разделить на три группы:
- взыскание компенсации в размере от десяти тысяч до пяти миллионов рублей, определяемом по усмотрению суда;
- взыскание компенсации в двукратном размере стоимости права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации;
- взыскание компенсации в двукратном размере стоимости контрафактных экземпляров (товаров).
В пункте 61 Постановления № 10 достаточно подробно описано каким образом следует рассчитывать размер компенсации и какими доказательствами такой расчет может быть подтвержден.
При этом, заявляя требование о взыскании компенсации, важно помнить, что в случае, если правообладатель и нарушитель исключительного права являются юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями и спор подведомствен арбитражному суду, до предъявления иска о возмещении убытков или выплате компенсации обязательно предъявление правообладателем претензии. Иск о возмещении убытков или выплате компенсации может быть предъявлен в случае полного или частичного отказа удовлетворить претензию либо неполучения ответа на нее в тридцатидневный срок со дня направления претензии, если иной срок не предусмотрен договором (пункт 5.1 статьи 1252 ГК РФ).
Источник: https://zuykov.com/ru/about/articles/2019/07/02/borba-s-kontrafaktom-putem-privlecheniya-narushite/
Законы
Товары с мультяшками: что делать, если пришла претензия
В 2018 году правообладатели Маши и Медведя, Свинки Пеппы и других мультяшек обнаружили 8000 случаев продажи нелицензионных товаров с героями мультиков и заставили продавцов выплатить компенсацию. Часто предприниматели не подозревают, что продают нелицензионный товар. Рассказываем, что делать, если за мультяшек требуют компенсацию.
Все мультяшки охраняются авторским правом и правом на товарный знак. Те, кто решит шить одежду, печь торты, делать игрушки с изображениями мультгероев, должны заключить договор с правообладателем. Если такого договора нет, товар становится контрафактным (ст. 1515 ГК РФ).
За продажу контрафакта наказывают как производителя, так и продавца. Продавца накажут, даже если он не знал о том, что товар контрафактный (ст. 14.10 КоАП РФ, ст. 1250 ГК РФ).
Подробнее о товарном знаке и где взять лицензионные игрушки читайте в нашей статье «Как продавать товары с мультяшками и не попасть в суд».
Как правообладатели узнают о продаже контрафакта
Правообладатели товарного знака или их представители устраивают проверки. Они приходят в магазин как обычные покупатели, берут товар с мультяшкой, расплачиваются и уходят. Процесс покупки снимают на скрытую камеру.
Если правообладатель обнаруживает, что купленный товар нелицензионный, он отправляет бизнесмену претензию. Это письмо, в котором правообладатель просит убрать с полок нелицензионный товар и выплатить компенсацию. А если бизнесмен не согласится — угрожает подать на него в суд (ст. 1252 ГК РФ).
По закону правообладатель может потребовать от предпринимателя компенсацию (ст. 1515 ГК РФ):
- от 10 тыс до 5 млн рублей;
- в двукратном размере стоимости товара;
- в двукратном размере стоимости права на товарный знак.
В претензии правообладатель перечисляет, что предприниматель нарушил, и требует компенсацию за ущерб. Источник: группа Вконтакте
В претензии правообладатель перечисляет, что предприниматель нарушил, и требует компенсацию за ущерб. Источник: группа Вконтакте
Что делать, если пришла претензия
Уточните требования и убедитесь, что они адресованы вам. Для этого позвоните по указанным в претензии номерам телефонов.
Проверьте адресанта. Убедитесь, что он является представителем правообладателя. Погуглите название компании или фамилию человека, который прислал вам документ. В интернете полно информации об официальных представителях мультяшек.
Например, пришла претензия от Цуканова М.А., который представляет компанию «Медиа-НН». Наберите в строке поиска фамилию и инициалы представителя и название компании
Например, пришла претензия от Цуканова М.А., который представляет компанию «Медиа-НН». Наберите в строке поиска фамилию и инициалы представителя и название компании
По первой же ссылке видим информацию о «Медиа-НН» и то, что Цуканов был истцом нескольких судебных дел компании
По первой же ссылке видим информацию о «Медиа-НН» и то, что Цуканов был истцом нескольких судебных дел компании
Если претензия пришла не от сотрудника компании, а от юриста со стороны, попросите прислать вам документы, которые подтверждают его полномочия. На доверенности должны быть подпись руководителя компании и печать. Доверенность оформляют в письменном виде, поэтому вам должны прислать скан. Крупные компании предпочитают заключить такие договоры у нотариуса на бланке. Если вам пришел скан обычного листа, пусть и с логотипами правообладателя, свяжитесь напрямую с правообладателем. Уточните, действительно ли человек, который прислал вам претензию — его представитель (ст. 61 АПК РФ, ст. 185 ГК РФ).
Проверьте банковские реквизиты. Если в претензии указаны банковские реквизиты представителя, посмотрите в доверенности, есть ли у него полномочия принимать деньги для компании. Если нет, пишите заявление в полицию о мошенничестве (ст. 182 ГК РФ).
Проверьте товарный знак в базе. Номер товарного знака обязательно должен быть указан в претензии. Сверьте даты регистрации товарного знака и покупки товара. Если представитель правообладателя купил игрушку до того, как товарный знак зарегистрировали, он не может предъявлять претензий. Этот аргумент можно использовать в суде.
Реестр международных товарных знаков
Реестр ФИПС российских товарных знаков
Проверьте правила использования товарного знака. В описании к товарному знаку указано, на каких товарах он может быть использован. Посмотрите, есть ли ваш товар в этом списке. Если нет — это аргумент в вашу пользу.
Ответьте на претензию. Компенсации, которые требует правообладатель или его представитель, обычно завышены — не соглашайтесь на первоначальные условия. Сформулируйте ответ на претензию. Ответить нужно в течение указанного в ней срока.
Образец ответа на претензию
Уберите проблемный товар с полок. Такое требование указано в претензии — выполните его.
Как реагировать на претензию
Когда бизнесмен проверил все документы и убедился, что претензия адресована ему, у него есть несколько вариантов.
Заключить досудебное соглашение. Если вы не хотите идти в суд и согласны выплатить правообладателю компенсацию, в ответе на претензию предложите заключить досудебное соглашение. Стороны сами определяют условия досудебного соглашения. Можно договориться с правообладателем или его представителем о том, чтобы снизить размер компенсации. Досудебное соглашение можно оформить самостоятельно или с посредником — медиатором (закон №193-ФЗ).
Судиться. Прежде чем судиться, погуглите: в соцсетях есть группы, где предприниматели обмениваются информацией о судах по интеллектуальным правам. В них есть примеры документов и можно посоветоваться с теми, кто уже судился.
Суды по товарным знакам и авторским правам
ИП против узаконенного грабежа
Юридическая поддержка ИП. Иски правообладателей
Если вы решили судиться, в ответе на претензию напишите, что не согласны с ней, и ждите иска. Когда он придёт, напишите отзыв на исковое заявление: в нём подробно объясните свои возражения (ст. 131 АПК РФ). Отправить отзыв можно по почте, а если вы зарегистрированы на «Госуслугах» — в электронном виде через систему «Мой арбитр».
Прикрепите к отзыву копии товарных накладных и чеков. Если предприниматель продал одним чеком несколько товаров с одним и тем же товарным знаком — это одно нарушение. Если на товаре изображено несколько товарных знаков — тоже одно нарушение. Используйте эти факты в свою пользу (дело №А32-3419/2014, ст. 1252 ГК РФ).
Суд учтёт, сколько раз бизнесмен попадался на контрафакте, убыток правообладателя, материальное положение бизнесмена, есть ли у него несовершеннолетние дети и другие факторы.
Например, суд может назначить компенсацию ниже минимального размера, если (постановление Конституционного суда РФ):
- предприниматель впервые продает нелицензионный товар;
- контрафакт не был основным в его линейке товаров;
- убытки правообладателя меньше минимальной возможной компенсации: 10 000 ₽, двукратного размера стоимости товара или двукратной стоимости использования товарного знака. Но это придётся доказать (определение Верховного суда РФ).
Мы нашли только одно судебное дело, где правообладатель проиграл. Он злоупотребил своими правами — его представители заказали у ответчика торт с изображениями Лунтика и Смешариков, хотя в свободной продаже в кондитерской ответчика таких не было (дело №А13-15191/2018). Если предпринимателю удастся добиться, чтобы суд удовлетворил иск частично или снизил размер компенсации, он может потребовать возместить судебные расходы (ст. 110 АПК РФ).
Пример заявления о возмещении судебных расходов
Стороны, которые участвуют в суде, должны сами доказать свою правоту и собрать необходимые доказательства (ст. 65 АПК РФ). Если не уверены, что справитесь самостоятельно, наймите хорошего юриста, лучше специалиста по интеллектуальным правам. Он поможет вам собрать нужные аргументы для того, чтобы суд снизил компенсацию или вообще оставил иск без удовлетворения.
Заключить мировое соглашение. Мировое соглашение — это сделка между истцом и ответчиком о том, что они прекращают спор. В отличие от досудебного соглашения его заключают в суде. Мировое соглашение можно подписать в любой момент судебного разбирательства. Стороны сами договариваются об условиях (ст. 141 АПК РФ, ст. 139 АПК РФ).
Если истец и ответчик заключили между собой мировое соглашение, они не могут подать в суд друг на друга по тому же делу еще раз (ст. 220 ГПК РФ).
Проигнорировать претензию и ничего не делать. Суд все равно пройдет, но без предпринимателя. Скорее всего, суд удовлетворит иск полностью, и предпринимателю придется выплатить ту сумму, какую потребует правообладатель.
Памятка
За продажу нелицензионных товаров с мультяшками правообладатели могут предъявить претензию. Если бизнесмен откажется платить компенсацию, на него подадут в суд за нарушение авторского права и права на товарный знак.
Разрешить спор с правообладателем можно тремя способами:
- Заключить досудебное соглашение.
- Судиться.
- Заключить мировое соглашение в суде.
Для того, чтобы суд снизил компенсацию до минимума, нужно подготовить грамотный ответ на исковое заявление — обратитесь к юристу по интеллектуальным правам.
Игнорировать иск — не выход. Суд все равно состоится, и предпринимателю придется выплатить компенсацию правообладателю.
Шаблонами документов с нами поделился Александр Слюняев.
Получайте раз в неделю подборку лучших статей Жизы
Рассказываем истории из жизни бизнесменов, следим за льготами для бизнеса и
даём знать, если что-то срочно пора сделать.
Увеличение популярности бренда неизбежно ведет к росту количества контрафактной продукции. Российский рынок наполнен подделками самого разного качества. Например, обувная контрафактная продукция делится на несколько категорий в зависимости от качества подделки: начиная с моделей дешевого сегмента низкого качества, которые ассоциируются с брендом только из-за нанесенного товарного знака правообладателя, и заканчивая подделками конкретных моделей и линеек обуви, которые отличить от оригинала можно только при пристальном изучении.
Реализация подделок носит масштабный характер и происходит как через интернет, так и в оптовых и розничных магазинах вплоть до крупных торговых центров. Выявление и пресечение деятельности таких недобросовестных предпринимателей не всегда осуществляются в полной мере, в связи с чем правообладателю приходится самостоятельно организовывать защиту товарного знака. В условиях конкуренции брендов организация такой практики может позиционироваться как конкурентное преимущество при привлечении контрагентов.
Выбор способа защиты исключительного права на товарный знак зависит от конкретной ситуации, но наиболее универсальным и действенным является обращение в правоохранительные органы с заявлением о привлечении к ответственности предпринимателей, торгующих контрафактом, в порядке ст. 144–145 УПК РФ. Даже в случае отсутствия в действиях указанных лиц состава преступления, предусмотренного ст. 180 УК РФ, лицо, проводящее проверку, обязано рассмотреть вопрос о привлечении к ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 14.10 КоАП РФ. Кроме того, возможности правоохранительных органов оперативно пресекать незаконную торговлю подделками и изымать их из товарооборота существенно выделяют такой способ защиты товарного знака из числа других.
Получить представление об организации антиконтрафактной практики правообладателем товарного знака помогут следующие рекомендации.
1. Необходимо помнить о целях борьбы с контрафактной продукцией
Контрафактная продукция даже самого высокого качества несравнима с оригиналом. Большинство продавцов вводят потребителя в заблуждение, позиционируя подделку как подлинный товар. В результате потребитель не получает заявленного качества продукта, что существенно сказывается на репутации бренда и приводит к формированию отрицательного мнения у пользователя о компании – владельце исключительных прав на товарный знак. Именно изъятие такого товара из гражданского оборота и его последующее уничтожение являются основными целями организации антиконтрафактной практики в компании.
Наказание предпринимателя, занимающегося продажей контрафактной продукции, предупреждение совершения им и другими лицами новых аналогичных правонарушений являются сопутствующими целями. Однако в некоторых случаях нет необходимости в настойчивом требовании привлечь лицо к ответственности. Бывает, предприниматель готов добровольно уничтожить под видеоотчет всю партию контрафакта, которая у него имеется в наличии. Такие ситуации редки и связаны с утечкой информации либо от правоохранительных органов, либо от региональных клиентов производителя товара, обладающих сведениями о проводимой проверке. При таких обстоятельствах правообладателю стоит рассмотреть возможные варианты решения вопроса о самостоятельном уничтожении предпринимателем контрафактного товара при условии его отказа от дальнейшего незаконного использования товарного знака.
2. Сторонний консультант или собственный юротдел?
Первоначальной задачей организации антиконтрафактной практики в компании является решение вопроса о том, кто будет осуществлять юридическое оформление результатов проведенных проверок магазинов на предмет незаконного использования торгового знака. Компания может нанять стороннего консультанта либо справиться силами собственного юридического отдела.
В каждом из вариантов есть свои плюсы и минусы. Например, в качестве стороннего консультанта может быть привлечен адвокат, который обладает исключительными правами по сбору доказательств (в частности, адвокат вправе провести опрос лица с его согласия для фиксации дополнительных сведений в протоколе). Кроме того, решение привлечь стороннего консультанта дает возможность широкого выбора исполнителей на рынке с возложением любого объема полномочий, начиная от подготовки проектов заявлений в правоохранительные органы и заканчивая полным ведением антиконтрафактной практики в компании.
Собственный юротдел в сравнении с привлечением консультанта выгоден с точки зрения оптимизации расходов. Однако возможно распыление внимания юристов компании, которые должны будут заниматься данным направлением работы и текущим правовым обеспечением деятельности организации, что может привести к ухудшению качества работы на обоих направлениях. Выходом из данной ситуации являются распределение проектов между сотрудниками, обучение непосредственных исполнителей методам борьбы с контрафактом либо увеличение штата сотрудников юридического отдела.
Таким образом, руководство компании выбирает исполнителя и принимает решение об объеме его полномочий с учетом возможностей организации и масштабности проекта по борьбе с контрафактом.
3. Установление оптимального механизма выявления контрафакта
Информация о продаже контрафактной продукции может поступать в организацию из нескольких источников:
- от контрагентов компании. Часто они сообщают региональным менеджерам либо непосредственно руководству организации о торговле контрафактом в соседней торговой точке. Как правило, в таких магазинах контрафакт стоит дешевле оригинальной продукции, что существенно сказывается на продажах клиента компании;
- от потребителей контрафактной продукции, обратившихся с претензиями в адрес производителя товара относительно качества продукции, приобретенной у предпринимателей, торгующих подделками;
- на основании организованного компанией мониторинга сети «Интернет», в частности социальных сетей. В некоторых случаях продавцы не отрицают продажи «копий отличного качества», что облегчает их привлечение к административной и уголовной ответственности.
Информация о недобросовестных предпринимателях должна заноситься в специально созданный реестр для оптимизации работы исполнителя по борьбе с продажей контрафакта в регионе. После структурирования данных можно приступать к их проверке и начинать сбор документов для направления заявления в правоохранительные органы.
4. Тщательный сбор материалов проверки для подачи в правоохранительные органы – основа успеха
Организация проверки предоставленной или найденной информации о торговле контрафактным товаром решает важные задачи. Во-первых, необходимо убедиться в существовании магазина с контрафактом. Во-вторых, приобретение контрафактного товара проверяющим лицом позволит представить дополнительные документы и сам контрафактный товар, что значительно увеличит вес заявления, подаваемого в правоохранительные органы.
Заявление должно содержать полное описание организованной правообладателем проверки: источник получения информации о торговле контрафактным товаром (мониторинг сети «Интернет», жалобы контрагентов, сообщения менеджеров по региону, жалобы от потребителей на качество продукции, которая оказалась контрафактом, и т.д.), адреса и названия магазинов (при наличии – именование владельца). Часто продажей подделок занимаются лица, не зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей, что также необходимо отражать в заявлении о преступлении/правонарушении для принятия решения по факту незаконного предпринимательства.
Кроме того, если в организации имеется сеть региональных менеджеров по продажам, стоит опросить их (в случае сбора доказательств адвокатом) и приобщить результаты опроса к заявлению в правоохранительные органы. Выяснению у менеджера подлежат следующие вопросы: его должность, обязанности, имелись ли жалобы клиентов компании в обслуживаемом им регионе на торговлю контрафактным товаром. Если имелись, то необходимо выяснить, по каким адресам осуществляется розничная продажа подделок, название магазина и организации, посещал ли указанные магазины менеджер с целью подтверждения доводов жалоб клиентов.
В случае если закупка производилась менеджером, в ходе его опроса необходимо уточнить информацию о схеме реализации контрафакта в каждом магазине: что из себя представляет магазин (магазин с вывеской, закрытый шоу-рум, склад), каков ассортимент контрафактной продукции, как приобретается товар (через сайт магазина, социальные сети, непосредственно в магазине), стоимость приобретенного товара, выдавался ли кассовый/товарный чек, если не выдавался, то на какой номер банковской карты осуществлялся перевод за товар, выдавалась ли при покупке контрафактного товара письменная гарантия о качестве товара.
Менеджер также может рассказать о признаках, по которым он определяет приобретенный товар как контрафактный: отсутствие сбывающего подделки предпринимателя в базе клиентов организации – импортера товара, несоответствие артикула контрафактного товара, упаковки, материала, формы выпуска и т.д. критериям оригинального товара. Опросить можно также контрагента, направившего правообладателю сведения о реализации контрафактного товара.
Примерный перечень документов, необходимых для приобщения к заявлению в правоохранительные органы о реализации контрафактного товара, включает:
- доверенность от организации на представление интересов в правоохранительных органах;
- выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП на доверителя и проверяемых предпринимателей;
- уставные документы доверителя;
- свидетельства на товарные знаки с приложениями;
- протокол опроса лица (сотрудника доверителя либо контрагента доверителя) с его согласия;
- кассовые/товарные чеки либо иные документы, подтверждающие продажу предпринимателем контрафактного товара;
- если товар импортный – копия информационного письма ФТС России о товарных знаках правообладателя;
- фотографии торгового зала магазина, где была приобретена контрафактная продукции;
- скриншоты сайтов проверяемых магазинов, их страниц в социальных сетях и иные документы.
Сбор наиболее полного пакета документов, прилагаемых к заявлению, позволит исключить волокиту по материалам проверки на основании запроса дополнительных справок.
5. Контроль принятия решения
Без надлежащего контроля со стороны исполнителя за сроками и результатами проверки по заявлению невозможна качественная организация практики по борьбе с контрафактной продукцией. Необходимо добиваться ответа от правоохранительных органов по каждому случаю выявленной продажи подделок. При отсутствии ответа от субъекта проверки по заявлению о преступлении/правонарушении надлежит направлять запросы в правоохранительные органы для получения информации о принятых ими мерах по пресечению продажи контрафактной продукции. Если была проведена ненадлежащая проверка либо приняты недостаточные меры, необходимо направлять жалобу в прокуратуру или суд с целью отмены незаконного решения, а также на бездействие должностных лиц по заявлению.
Отметим, что после проведенной проверки в отношении конкретного предпринимателя и привлечения его к ответственности необходим дальнейший контроль за его деятельностью со стороны правообладателя. Если недобросовестный предприниматель был первоначально привлечен к административной ответственности за реализацию контрафактного товара, то в дальнейшем, при повторной реализации подделки, он может быть привлечен сразу к уголовной ответственности без учета размера причиненного вреда. В связи с этим в компании должен быть налажен мониторинг недобросовестных предпринимателей для формирования у таких лиц убежденности в непримиримости правообладателя с реализацией контрафактной продукции и неотвратимости наказания.
Насонов Сергей
Советник Федеральной палаты адвокатов РФ, адвокат АП г. Москвы, доцент кафедры уголовно-процессуального права Московского государственного юридического университета им. О.Е. Кутафина (МГЮА), д.ю.н.
Сужение компетенции суда присяжных не может быть поддержано
Уголовное право и процесс
Аргументы, обосновывающие поправки в ст. 30 УПК, представляются юридически ничтожными
10 февраля 2023
Лаптев Алексей
Адвокат АП г. Москвы, Московская муниципальная коллегия адвокатов, д-р права (Dr. iur.), LL.М.
«Карфаген должен быть разрушен!»
Уголовное право и процесс
Клетки в зале суда и конституционные гарантии справедливого судебного разбирательства
08 февраля 2023
Лаптев Алексей
Адвокат АП г. Москвы, Московская муниципальная коллегия адвокатов, д-р права (Dr. iur.), LL.М.
«Правосудие в клетке»
Уголовное право и процесс
К вопросу о (не)конституционности использования клеток в зале суда
31 января 2023
